10 Mai POURQUOI ENREGISTRER UNE MARQUE DE COMMERCE
Au Canada, les droits dans une marque de commerce s’acquièrent et se maintiennent principalement par son emploi (ce mot a un sens limité selon la Loi sur les marques de commerce que nous expliquerons ci-dessous). C’est-à-dire qu’il n’est pas nécessaire qu’une marque soit enregistrée pour que soit conféré à son titulaire une certaine protection régionale sur celle-ci.
Néanmoins, toute entreprise qui développe ou vend des produits ou des services, devrait sérieusement considérer l’enregistrement de ses marques de commerce. En effet, l’enregistrement d’une marque de commerce offre une multitude d’avantages que n’offre pas le droit commun qui, lui, n’est fondé que sur l’emploi. En voici quelques-uns :
Protection pendant la phase pré-lancement d’une nouvelle marque
Il est important de rappeler que les droits dans une marque s’acquièrent et se maintiennent de par son « emploi ».
Une marque de commerce est réputée « employée » en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées.
Une marque de commerce est réputée « employée » en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services et que les services sont en mesure d’être rendus. Ceci peut être problématique lorsqu’une nouvelle marque est « annoncée » (par exemple sur un site web, du matériel promotionnel ou dans une publicité) sans être encore « employée ». Une demande d’enregistrement déposée avant de telles annonces vient remédier à ce problème. Ce faisant, vous évitez le risque qu’une personne dépose avant vous une demande d’enregistrement pour une marque identique ou similaire à la vôtre.
Exclusivité et protection à travers le Canada
Sauf exception, l’enregistrement d’une marque de commerce confère à son propriétaire le droit exclusif de l’utiliser partout au Canada pour les produits et services décrits dans l’enregistrement, même si cette marque n’est utilisée que dans une région spécifique du pays. Par opposition, une marque de commerce non enregistrée ne confère des droits que dans la région où elle a acquis un achalandage par des activités commerciales suffisantes.
Protection même sans utilisation
Une marque non enregistrée qui n’est plus utilisée et peut être considérée comme abandonnée et pourrait être reprise par un tiers. Lorsque la marque est enregistrée, même si elle n’est plus utilisée, un tiers ne peut l’adopter tant que l’enregistrement est en vigueur. Cependant, le non usage pendant 3 ans ou plus peut rendre l’enregistrement susceptible de radiation à la demande de toute personne intéressée.
Moyen de protection en ligne
Avoir une marque de commerce enregistrée donne accès à des mécanismes de protection contre la contrefaçon ou un usage non autorisé de votre marque sur les réseaux sociaux. Par ailleurs, l’enregistrement facilite également la récupération d’un nom de domaine qui comporte la marque de commerce une variation portant à confusion.
Certains sites de commerce en ligne, comme par exemple Amazon®, exigent par ailleurs que la marque associée aux produits que l’on souhaite vendre soit enregistrée préalablement à l’affichage des produits sur le site si l’on veut empêcher la vente de produits non autorisés portant la même marque. À cet effet, notre cabinet est un des rares cabinets canadiens sélectionnés par Amazon pour participer au programme IP Accelerator, lequel permet une accélération majeure dans l’accès aux avantages offerts par leur Brand Registry.
Facilitation de la défense de la marque
L’enregistrement d’une marque donne ouverture à trois recours judiciaires en cas de violation, lesquels ne sont pas accessibles pour le propriétaire d’une marque de commerce qui n’est pas enregistrée. Il devient également plus facile et moins couteux d’agir devant les tribunaux lorsque votre marque est enregistrée puisqu’il n’est pas nécessaire de prouver l’existence d’un achalandage national.
Actifs précieux de toute entreprise
Les marques de commerce, ainsi que l’ensemble des autres éléments de propriété intellectuelle (brevets, dessins industriels et droits d’auteur), peuvent s’avérer des actifs précieux dans toute transaction commerciale. L’enregistrement de vos marques de commerce augmente la valeur de votre entreprise, notamment lors de son évaluation en vue de la vente de celle-ci ou pour y attirer des investisseurs. Sans enregistrement, il s’avère beaucoup plus difficile d’accorder une valeur au marques non enregistrées d’une compagnie.
Vos marques de commerce, en tant qu’actifs intangibles, peuvent de plus être données en garantie pour l’obtention de financement.
Par ailleurs, un fournisseur ou manufacturier pourrait exiger une preuve que ce qu’ils vont fabriquer ne violera pas une marque de commerce d’un tiers. À cet effet, une copie du certificat d’enregistrement de la marque de commerce associée aux produits qu’ils fabriqueront servira de garantie afin de remplir cette exigence.
L’enregistrement de votre marque au Canada peut être la base de votre demande d’enregistrement de marque internationale ou d’une demande d’enregistrement dans un autre pays, tel que les États-Unis, la Communauté Européenne ou la Chine. En effet, une fois une demande d’enregistrement déposée au Canada, elle peut être considérée comme « réservée » dans la plupart des pays du monde pour une période de six mois. En d’autres mots, cet accord permet de protéger la marque d’autres pays rétroactivement, comme si elle avait été déposée dans ces territoires en même temps que la demande canadienne.
Protection à l’étranger
Il est par ailleurs important de noter que dans la plupart des pays autres que la Canada et les États-Unis, les droits à la marque s’acquièrent par l’enregistrement, et non l’usage: c’est au premier déposant que seront accordés les droits sur la marque de commerce. Il est donc crucial, dans les pays où l’on songe à faire affaires directement ou par un réseau de distributeurs, qu’une demande d’enregistrement soit produite rapidement, et préférablement avant d’entamer tout discussion avec des partenaires d’affaires. Il est en effet beaucoup moins coûteux de procéder à un enregistrement de marque de commerce que de devoir entamer des procédures judiciaires pour tenter (sans garantie de succès) de récupérer sa marque sur un marché étranger donné.
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